Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce : DORS/2019-116
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 10
Enregistrement
DORS/2019-116 Le 6 mai 2019
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
C.P. 2019-416 Le 3 mai 2019
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65 référence a et 65.1 référence b de la Loi sur les marques de commerce référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
Modifications
1 Le sous-alinéa 35(2)c)(i) du Règlement sur les marques de commerce référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,
2 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Actes réputés accomplis
40 Est réputé accompli à l’égard de la demande divisionnaire tout acte qui, à l’égard de la demande originale correspondante, est accompli au plus tard le jour où la demande divisionnaire est produite, sauf les actes suivants :
- a) la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande originale;
- b) le paiement du droit applicable prévu à l’article 7 de l’annexe du présent règlement.
3 L’article 105 du même règlement devient le paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi
(2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques de commerce ».
4 Le sous-alinéa 107(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,
5 Les alinéas 123(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);
- b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;
6 La division 149d)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) à l’égard de la première période de renouvellement, le délai prévu à l’article 76 ou le délai de six mois suivant la date d’enregistrement de la marque de commerce, déterminée compte non tenu de l’alinéa c), le dernier de ces délais à expirer étant à retenir,
7 Le paragraphe 154(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception aux paragraphes 32(1) et (2)
154 (1) Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de cette annexe qu’elle a déjà payé.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement sur les marques de commerce référence 2.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 14 novembre 2018, le Règlement sur les marques de commerce a été modifié en prévision des modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce qui entreront en vigueur le 17 juin 2019. Ces modifications ont été apportées afin de permettre au Canada d’accéder au Traité de Singapour sur le droit des marques, au Protocole de Madrid et à l’Arrangement de Nice. Les modifications au Règlement visaient alors à éliminer l’abus potentiel du processus de demande divisionnaire qui aurait permis aux requérants de contourner la procédure d’opposition. Cependant, les intervenants ont soulevé que le régime était très complexe et qu’il était difficile de s’y retrouver. Ils ont donc demandé des dispositions simplifiées.
Le 13 décembre 2018, des modifications supplémentaires à la Loi sur les marques de commerce concernant les demandes divisionnaires et des modifications techniques portant sur le libellé ont reçu la sanction royale dans le cadre de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018. Les modifications répondent aux préoccupations des intervenants en éliminant l’abus potentiel du processus de demande divisionnaire, soit celui de contourner la procédure d’opposition, tout en simplifiant les dispositions relatives aux demandes divisionnaires dans le Règlement sur les marques de commerce. Il est prévu que les modifications à la Loi entreront en vigueur le 17 juin 2019. La coordination des modifications réglementaires dans le Règlement est donc nécessaire afin de retirer les dispositions réglementaires complexes datant du 14 novembre 2018.
Contexte
En 2014, des modifications à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) ont été incluses dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 en vue de la mise en œuvre du Traité de Singapour sur le droit des marques, du Protocole de Madrid et de l’Arrangement de Nice. Ces modifications ont exigé d’importantes modifications au Règlement sur les marques de commerce (le Règlement), lesquelles ont été apportées le 14 novembre 2018. Les modifications à la Loi et au Règlement entreront en vigueur le 17 juin 2019.
Dans le cadre des modifications apportées à la Loi, la possibilité de produire des demandes divisionnaires auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a été introduite. En pareilles circonstances, le requérant d’une marque de commerce pourra diviser une demande originale pour supprimer des produits ou des services et produire une demande divisionnaire distincte à l’égard de ces derniers, lui permettant de les faire enregistrer séparément. Les produits ou les services non divisés demeureront visés par la demande originale en vue de la poursuite de son traitement, au besoin.
Une telle division serait appliquée lorsque seuls certains des produits ou des services présentent un problème et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour répondre à une objection ou à une demande relative à une exigence soulevée par l’OPIC pendant l’examen ou dans le cadre d’une procédure d’opposition, une fois que la demande a été annoncée. En pareils cas, en divisant certains des produits ou des services, le requérant peut faire passer les produits ou les services restants dans la demande à l’étape de l’annonce et, éventuellement, de l’enregistrement.
Il importe de souligner qu’une demande divisionnaire est traitée de la même manière que la demande originale à partir de laquelle elle a été divisée. Elle peut être modifiée, retirée, annoncée et faire l’objet d’une procédure d’opposition avant de pouvoir donner lieu à un enregistrement. Les demandes ayant été divisées et ayant donné lieu à un enregistrement peuvent également être fusionnées.
Les modifications apportées à la Loi en 2014 limitaient la portée des demandes divisionnaires seulement en fonction de deux échéances, à savoir la date de production de la demande et le jour où la demande est annoncée, ce qui rendait le processus de demande divisionnaire vulnérable à de possibles abus. Plus précisément, le libellé permettait de remettre dans une demande divisionnaire des produits ou services qui avaient été préalablement supprimés d’une demande originale après l’annonce, et ce, à tout moment jusqu’à l’enregistrement. Cette action aurait eu pour effet de contourner la procédure d’opposition. À titre d’exemple, une demande divisionnaire aurait pu être produite et contenir des produits ou services supprimés de la demande originale avant la fin de la période d’opposition, privant ainsi des opposants potentiels de profiter de la complète période d’opposition de deux mois.
Pour limiter cet usage abusif potentiel, des dispositions complexes ont été ajoutées au nouveau Règlement sur les marques de commerce pour empêcher les requérants de contourner la procédure d’opposition et pour donner aux opposants potentiels l’occasion d’entreprendre une procédure d’opposition. Cependant, ces dispositions pouvaient prolonger indûment la procédure d’opposition, car dans certains cas, l’annonce de la demande divisionnaire surviendrait après l’annonce de la demande originale.
La complexité de ce régime ainsi que la difficulté de s’y retrouver ont été soulevées par les intervenants au cours des consultations publiques tenues à l’égard du Règlement sur les marques de commerce en 2017 et suivant la publication préalable des modifications au Règlement sur les marques de commerce dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants ont également exprimé la nécessité de dispositions simplifiées.
En conséquence, le 13 décembre 2018, dans le cadre de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, des modifications ont été apportées à la Loi afin d’éliminer le potentiel abus du processus de demande divisionnaire. Pour ce faire, il est précisé que si une demande originale a été annoncée, un requérant peut seulement inclure dans une demande divisionnaire les produits ou les services visés par la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite. D’autres modifications techniques portant sur le libellé ont également été incluses. Compte tenu de ces modifications, le Règlement doit être révisé pour supprimer les dispositions complexes se rapportant aux demandes divisionnaires devenues inutiles. De plus, des modifications correspondantes doivent être apportées à la partie du Règlement liée au Protocole de Madrid se rapportant aux demandes divisionnaires, ainsi que d’autres modifications techniques portant sur le libellé.
Objectif
L’objectif des modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce est d’assurer la cohérence entre la Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce.
Description
Les modifications au Règlement sur les marques de commerce supprimeront les dispositions complexes qui ont été introduites en novembre 2018 en vue d’empêcher l’usage abusif potentiel du processus de demande divisionnaire. De plus, des modifications rédactionnelles seront apportées pour tenir compte de la nouvelle échéance liée à la portée d’une demande divisionnaire lorsque celle-ci est produite après l’annonce, car cette dernière sera prévue par la Loi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Une consultation sur les dispositions relatives aux demandes divisionnaires du Règlement sur les marques de commerce a eu lieu du 19 juin au 21 juillet 2017 au cours d’une consultation publique en ligne. Dans le cadre de ce processus, un document en langage clair décrivant les modifications proposées et leur objectif a été rendu disponible. De plus, dans le cadre du processus de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les modifications au Règlement sur les marques de commerce, y compris celles se rapportant aux demandes divisionnaires, ont été publiées pour une période de consultation publique de 30 jours tenue du 10 février au 11 mars 2018.
Dans les deux cas, les intervenants ont jugé que les dispositions du projet de Règlement sur les marques de commerce se rapportant aux demandes divisionnaires étaient trop complexes et dispendieuses.
Les modifications à la Loi sur les marques de commerce contenues dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 tiennent compte de la rétroaction des intervenants sur ce qui permettrait d’assurer un traitement amélioré et plus efficace de ce type de demandes. Étant donné que les modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce reprennent le libellé de la Loi, une nouvelle consultation (y compris la publication préalable) n’est pas jugée nécessaire.
Choix de l’instrument
La modification réglementaire est nécessaire pour tenir compte des modifications à la Loi sur les marques de commerce habilitante.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications au Règlement sur les marques de commerce sont nécessaires pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce qui entreront en vigueur le 17 juin 2019. Il importe de conserver le même libellé pour éviter la confusion chez les intervenants et réduire le risque qu’une partie fasse volontairement avorter des procédures en cours, ce qui pourrait entraîner des retards, des coûts supplémentaires et même la perte de droits par inadvertance. Étant donné que les modifications découlent des modifications législatives, aucun coût n’est prévu pour le gouvernement, les Canadiens et les Canadiennes ou les intervenants.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été appliquée aux modifications proposées et aucun effet sur les petites entreprises n’a été relevé.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées n’imposeront pas un fardeau administratif aux entreprises et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification proposée ne sera pas liée à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun enjeu lié à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cerné relativement à ce règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La mise en œuvre de ces modifications au Règlement sur les marques de commerce entrera en vigueur le 17 juin 2019. Des directives à jour sur ces modifications seront disponibles sur le site Web de l’OPIC et par l’entremise de séances d’information. De plus, toutes les modifications législatives feront l’objet d’une promotion et d’une sensibilisation dans un communiqué de presse, un courriel envoyé aux clients externes et à des intervenants ciblés ainsi que sur les médias sociaux. Toutes les mises à jour nécessaires des technologies de l’information seront faites avant le 17 juin 2019.
Personne-ressource
Mesmin Pierre
Directeur général
Direction des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria, bureau C236-10
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca